Contratti ip & it

Procedure e informazioni utili

1. Cessione marchio

Il marchio d’impresa può essere trasferito, ovvero, concesso in licenza a terzi.
Che differenza c’è tra il trasferimento e la concessione in licenza del marchio?

Con il trasferimento o cessione del marchio si cede a terzi la proprietà totale o parziale del marchio. Mentre, con la concessione in licenza si mantiene la proprietà del proprio marchio, ma si concede a terzi di farne uso a specifiche condizioni prestabilite.

Cosa dice la normativa italiana sulla cessione del marchio?

L’art. 23 del CPI (d.lgs 30/2005) stabilisce che “il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato”.

Ciò posto, si tenga conto che, originariamente, non era possibile cedere il marchio senza trasferire contestualmente anche l’azienda o un ramo particolare della stessa.

Dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 480/92, invece, il marchio può essere ceduto a terzi anche senza la contestuale cessione dell’azienda o di un ramo della stessa. In merito, però bisogna considerare che l’art. 2573 co. 2 c.c.  stabilisce che “quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all’uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l’azienda”.  Tuttavia, giova ricordare che l’art. 2573 c.c. prevede una presunzione e non un obbligo.

Un ulteriore novità portata dalla riforma del 1992 è quella per cui il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Da ciò ne consegue che potranno coesistere marchi identici per prodotti diversi.

L’unico limite è costituito dal fatto che dal trasferimento (ma anche dalla concessione in licenza) del marchio non deve derivare inganno per i consumatori.

Cosa bisogna fare dopo la stipula dell’atto di trasferimento – cessione del marchio?

Il Codice della Proprietà Industriale stabilisce che debbono essere resi pubblici, mediante trascrizione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, tra gli altri, i seguenti eventi:

→  a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale;

→  b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia;

→  c) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b);

Per ottenere la trascrizione l’interessato dovrà presentare apposita istanza (c.d. nota di trascrizione) allegando alla stessa copia autentica dell’atto pubblico, ovvero, l’originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata, ovvero, la diversa documentazione consentita dalla legge.

 

Perché concedere in licenza o per il merchandising il proprio marchio?

Le motivazioni che possono portare il titolare di un marchio a concedere la licenza d’uso dello stesso a terzi possono sicuramente essere diverse. Ma la più frequente è certamente quella di garantirsi un maggiore sfruttamento economico del proprio marchio, ovvero, quella di ampliare la propria offerta commerciale anche a nuovi settori merceologici attraverso il merchandising.

Va sicuramente evidenziato che questi contratti riguardano per lo più marchi che hanno un  livello di notorietà molto alto e che, proprio per questo, sono appetibili ai terzi, i quali, proprio per beneficiare della predetta notorietà, sono disposti a pagare somme (royalties) talvolta anche importanti pur di poter utilizzare nel proprio business un marchio già noto.

Cosa dice la normativa italiana in merito alla licenza di marchio?

In tema di licenza di marchio l’art. 23 comma 2 del CPI statuisce che: “Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari”.

Qual’ è la migliore strategia da attuare per sfruttare al meglio il proprio marchio?

Identificare la migliore strategia da attuare per raggiungere i massimi risultati possibili nello sfruttamento economico del proprio marchio è qualcosa che, ovviamente, cambia da situazione a situazione. Tuttavia, esse hanno in comune un elemento: il punto da cui partire.

Difatti, il successo dei propri progetti di espansione dipende, anzitutto, dalle scelte che si sono fatte all’atto dell’originaria registrazione del marchio ed, in particolare, da quali sono i prodotti e servizi per i quali si è chiesta e poi ottenuto la registrazione del marchio

In un simile scenario, affidarsi a dei professionisti esperti della materia rappresenta sicuramente una scelta fondamentale per l’effettivo conseguimento dei vostri obiettivi di espansione e di maggiore sfruttamento economico del vostro marchio.

2. Cessione e licenza d’uso del brevetto

La tematica del trasferimento del brevetto è complessa e si articola in diverse fattispecie.

Per questi motivi, una preliminare panoramica generale potrebbe risultare utile ai fini dell’inquadramento dell’argomento. 

Dunque, le vicende traslative e circolatorie dei brevetti possono sostanziarsi in atti inter vivos o mortis causa. Nell’ambito degli atti inter vivos, gli stessi possono essere a titolo gratuito o oneroso. 

Le vicende traslative non possono avere ad oggetto il diritto morale, difatti, trattasi di un diritto personale e, pertanto, inalienabile ed intrasmissibile. Segnatamente, questo diritto potrà essere vantato, dopo la morte dell’inventore, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso (art. 62 CPI).

Di converso, possono essere oggetto di vicende traslative e circolatorie il diritto al brevetto ed i diritti di brevetto, ossia, quelle specie di diritti di natura squisitamente patrimoniale. In merito, occorre fare un ulteriore precisazione che dette vicende traslative possono esercitarsi sia prima del deposito della domanda di brevetto che dopo il deposito e la concessione della privativa. È chiaro che nel primo caso oggetto della vicenda traslativa sarà il diritto al brevetto, mentre, nel secondo caso i diritti di brevetto.

Posto l’inquadramento della tematica sopra in breve proposto, si evidenzia che le vicende circolatorie più frequenti nella pratica quotidiana sono: la cessione del brevetto e la concessione in licenza. Tuttavia, non infrequenti sono le situazioni in cui la circolazione dei diritti in questione non si limita a dette fattispecie, ma è parte di operazioni più complesse come ad esempio: il conferimento in società, la cessione di ramo d’azienda, fattispecie costitutive di diritti di garanzia, etc., in ogni caso, l’intero sistema circolatorio dei diritti in parola, avviene per il tramite dello strumento contratto.

Passiamo ora ad esaminare la fattispecie della cessione dei diritti sull’invenzione e sul brevetto.

Giova evidenziare che per cessione si intende il trasferimento a titolo definitivo della privativa a terzi e non la concessione di facoltà o relative autorizzazioni all’uso della privativa stessa, casistica, che si riscontra, invece, nel contratto di licenza. E’ chiaro che il trasferimento può avvenire per il tramite dei noti negozi giuridici della vendita, della donazione, della permuta, del legato, etc e, pertanto, si applicheranno le norme proprie di ciascuno dei predetti negozi giuridici con, ovviamente, la previsione regolamentare di taluni peculiari aspetti della materia brevettuale, quali, ad esempio, il tema della riservatezza da parte del cedente al fine di non pregiudicare il diritto al brevetto ceduto a terzi, allorquando, questi ultimi poi provvederanno alla proposizione della domanda di brevetto che, come è facile intuire, potrebbe avere esito infausto nel caso il cedente diffondesse particolari dell’invenzione.

Passando, invece, ad un breve esame della fattispecie concessione del brevetto in licenza: possiamo, anzitutto, rilevare che la sostanziale differenza con la cessione risiede nel fatto che, con la licenza, la titolarità della privativa resta in capo al licenziante, anche se non mancano realtà di cessione in cui le facoltà cedute sono cosi ampie da aprire una “considerazione” sulle effettive facoltà rimaste in capo allo stesso concedente.

Ciò detto, l’oggetto del contratto di licenza è sicuramente la cessione temporanea dei diritti di brevetto e, segnatamente, il diritto di sfruttamento dell’invenzione in via esclusiva, ossia, i diritti economici discendenti dalla fattispecie costitutiva del diritto conseguente al rilascio del brevetto. Ebbene, se con la licenza si trasferiscono temporaneamente i diritti di sfruttamento economico derivanti dal brevetto è chiaro che lo stesso deve essere stato già concesso, perché la concessione del brevetto è condizione costitutiva dei diritti di brevetto che, appunto, sorgono con il rilascio del titolo. Ne consegue che giammai oggetto del contratto di licenza può essere il diritto al brevetto. Particolare approfondimento merita la fattispecie di un invenzione oggetto di domanda di brevetto depositata, ma non ancora concesso.

La breve panoramica qui offerta in tema di trasferimento del brevetto consente di rilevare un dato: trattasi di una materia molto tecnica, che deve essere affidata ad avvocati effettivamente esperti e con comprovata esperienza. Gli Avvocati del nostro Studio hanno negli anni trattato numerosi casi che hanno consentito loro di approfondire ogni aspetto della tematica in parola. Per le operazioni di trasferimento dei tuoi brevetti, parlane con i nostri avvocati, lascia i tuoi dati utilizzando il form sottostante, sarai ricontattato a breve.

La Studio Ballo S.R.L. può assistervi sin dalla fase di registrazione del vostro marchio aziendale, oltre che in tutte le fasi concernenti il trasferimento e la concessione in licenza dei vostri marchi e brevetti.

ELEVATE YOUR BUSINESS WITH

Valiance theme

Limitless customization options & Elementor compatibility let anyone create a beautiful website with Valiance.