Cosa comporta la Registrazione del Marchio?

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Molto spesso i nostri clienti ci chiedono che cosa accade dopo il deposito della domanda di registrazione e quale iter segue la domanda.

Ebbene, successivamente al deposito, le domande vengono assegnate all’esame dell’Ufficio in base all’ordine cronologico di arrivo.

È da subito opportuno ribadire che l’Ufficio non esegue alcuna ricerca di anteriorità (tesa ad accertare l’esistenza o meno del requisito della novità del marchio).

Ciò posto, ricevute le domande di registrazione, l’Ufficio esegue sulle stesse due diverse tipologie di esame:

La verifica di ricevibilità:

è finalizzata ad accertare che la domanda sia stata correttamente predisposta e siano state ritualmente pagate le dovute tasse di registrazione.

Sono irricevibili le domande in cui:

  • Il richiedente la registrazione non è identificabile o non è raggiungibile;
  • Manca l’indicazione del domicilio elettivo;
  • Manca la riproduzione del marchio o l’elenco dei prodotti ovvero dei servizi. Questo requisito è fondamentale per le domande di primo deposito.
  • Manca l’indicazione delle classi (relativa casella completamente vuota) e l’indicazione dei prodotti e/o servizi.

L’irricevibilità è dichiarata dall’Ufficio.

Tuttavia, in tema di marchi, è possibile che nell’ipotesi le criticità riguardino i documenti comprovanti il pagamento delle tasse, oppure, l’indicazione del domicilio elettivo, l’Ufficio può concedere un termine (max di due mesi) per l’integrazione documentale. Se il richiedente, entro detto termine, non integra la documentazione l’Ufficio dichiara la domanda irricevibile.

L’esame di merito: è finalizzato a verificare se il marchio abbia i requisiti richiesti dalla legge per la registrazione ed, inoltre, che i prodotti ed i servizi per i quali si chiede la registrazione del marchio siano correttamente indicati ed appartengano effettivamente alla classe merceologica indicata.

In particolare, l’Ufficio verificherà:

→  Che il marchio abbia capacità distintiva e possa essere rappresentato nel registro dei marchi, in modo tale da consentire alle preposte Autorità ed al pubblico di determinare con chiarezza l’oggetto della protezione conferita;

→  Il rispetto dei requisiti di legge previsti dall’art. 8 d.lgs 30/2005 in materia di ritratti di persone, nomi e segni notori.

→  La conformità del marchio di cui si richiede la registrazione al disposto di cui all’art. 9 d.lgs 30/2005 che, come è noto, stabilisce che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio i segni costituiti esclusivamente:

 

a) Dalla forma o altra caratteristica imposta dalla natura del prodotto;

b) Dalla forma o altra caratteristica del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;

c) Dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto.

 

→  Il rispetto dei requisiti di legge previsti dall’art. 10 d.lgs 30/2005 in materia di stemmi;

→  Che il marchio abbia capacità distintiva ai sensi dell’art. 13 d.lgs 30/2005;

→  Che il marchio non sia contrario alle legge, all’ordine pubblico ed al buon costume;

→  Se ricorrono le condizioni di cui all’art. 3 d.lgs 30/2005 in materia di trattamento dello straniero.

Se dall’esame di merito dovessero emerge delle criticità, l’Ufficio effettua una comunicazione ufficiale -c.d. rilievi- concedendo un termine di max 2 mesi entro cui l’interessato deve rispondere. In caso di mancata risposta, ovvero, di una risposta che non consente la risoluzione delle criticità segnalate, l’Ufficio provvede al rigetto della domanda di registrazione.

Dunque, ultimata la verifica di ricevibilità e l’esame di merito, l’Ufficio, riscontrato il rispetto dei requisiti sopra indicati, procede alla pubblicazione della domanda di registrazione nel Bollettino dei Marchi Registrabili.

Avverse le domande registrabili, ovvero, le registrazioni di marchi effettuate ai sensi dell’art. 179 co. 2 d.lgs. 30/2005 è possibile proporre osservazioni e opposizioni.

Le osservazioni ex art. 175 d.lgs. 30/2005:

Qualsiasi interessato ha facoltà di presentare, all’UIBM, osservazioni scritte con le quali esporre le motivazioni per cui il marchio non dovrebbe essere registrato.

Se l’UIBM ritiene le osservazioni pertinenti e rilevanti provvede a comunicarle al richiedente la registrazione che può presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione. Giova evidenziare che colui il quale ha proposto le osservazioni all’altrui richiesta di registrazione del marchio non è parte del procedimento amministrativo di registrazione e, pertanto, non può controdedurre alle repliche del richiedente la registrazione, né può eventualmente impugnare l’esito del procedimento di registrazione.

L’opposizione alla domanda di registrazione del marchio ed il suo procedimento (artt. 176 e ss. d.lgs. 30/2005):

L’opposizione è il procedimento amministrativo attraverso il quale i soggetti legittimati a proporla possono chiedere, all’Ufficio Italiano brevetti e marchi, di rifiutare la registrazione di un marchio nazionale depositato da terzi, oppure, di annullare gli effetti della registrazione del marchio internazionale esteso all’Italia, ovvero, della registrazione nazionale anticipata finalizzata alla richiesta di estensione della tutela all’estero.

Chi è legittimato a proporre l’opposizione?

Sono legittimati, ai sensi dell’art. 177 CPI, a proporre l’opposizione:

  • Il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;
  • Colui che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in conseguenza di un diritto di priorità o di una rivendicazione di preesistenza;
  • Li licenziatario dell’uso esclusivo del marchio;
  • Le persone, gli enti e le associazioni di cui all’art. 8 CPI;
  • I soggetti legittimati a tutelare i diritti conseguenti ad una denominazione di origine, ovvero da una indicazione geografica
  • Il soggetto che ha depositato la domanda di protezione di una denominazione di origine, ovvero, non ancora concessa al momento della presentazione dell’opposizione.  

Qual è il termine per la proposizione dell’opposizione alla registrazione del marchio?

L’opposizione deve essere proposta per iscritto ed a pena d’inammissibilità entro il termine perentorio di 3 mesi decorrenti:

a) Dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione ritenuta registrabile ai sensi dell’art. 170 co. 1 lett. a) CPI, ovvero, in base ad una sentenza di accoglimento passata in giudicato.

b) Dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio, la cui domanda non è stata in precedenza pubblicata nelle ipotesi previste dall’art. 179 CPI;

c) Dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazzetta dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.

Cosa deve contenere la domanda di opposizione?

La domanda di opposizione deve contenere a pena di inammissibilità:

a) in relazione al marchio oggetto dell’opposizione, l’identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda o della registrazione e i prodotti ed i servizi contro cui è proposta l’opposizione;

b) in relazione al marchio o diritto dell’opponente, l’identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui all’ articolo 12 , comma 1, lettere c), d) ed e), nonché dei prodotti e servizi sui quali è basata l’opposizione oppure del diritto di cui all’ articolo 8 ;

c) i motivi su cui si fonda l’opposizione;

d) se è stato nominato un mandatario, l’atto di nomina, ai sensi dell’articolo 201, o la dichiarazione di riserva di deposito ad esso relativa. Se è formulata riserva, l’atto di nomina è depositato entro il termine perentorio di due mesi dalla data del deposito dell’opposizione.

 

Successivamente al deposito della domanda di opposizione, l’Ufficio ha 2 mesi di tempo per verificare l’ammissibilità della stessa. In caso positivo informa l’opponente dell’introduzione della procedura di opposizione.

 

Istaurato il procedimento di opposizione, l’Ufficio concede alle Parti termine di 2 mesi per trovare una soluzione conciliativa, in manca di detta soluzione conciliativa l’Ufficio invia a colui che ha richiesto la registrazione del marchio la documentazione relativa all’opposizione e gli conce 60 giorni di tempo per presentare le proprie deduzioni.

L’opposizione viene decisa entro il termine di 24 mesi dalla presentazione del deposito dell’atto di opposizione e potrà concludersi con una decisione di rigetto o di accoglimento dell’opposizione.

Nel primo caso il marchio verrà registrato. Nel secondo caso, l’Ufficio rifiuterà la registrazione. Con la stessa pronuncia che decide l’opposizione l’Ufficio può condannare la parte soccombente a pagare all’altra parte, totalmente o parzialmente, le spese sostenute per l’opposizione.

Avverso il provvedimento che decide l’opposizione le parti possono proporre ricorso, entro il termine di 30 giorni, alla Commissione dei ricorsi.     

Avv. Diego Ballo

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