Cos’è il Marchio?

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Nella percezione comune, il marchio è lo strumento che consente di identificare un determinato prodotto e/o servizio rispetto ad altri della stessa specie presenti sul mercato.

Definizione giuridica del marchio:

Dal punto di vista giuridico, il marchio è il segno che contraddistingue i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese concorrenti. La sua funzione è quella di contraddistinguere l’impresa e, quindi, i beni o servizi dalla stessa offerti rispetto a quelli delle imprese concorrenti.

Ebbene, proprio per permettere al marchio di svolgere la predetta funzione distintiva, l’Ordinamento giuridico riconosce al titolare il diritto di utilizzare in esclusiva uno specifico segno distintivo (il marchio) e, quindi, il conseguente diritto di impedire ad altri soggetti di utilizzare segni identici o simili al proprio. Tali diritti si acquisiscono esclusivamente mediante la registrazione del proprio marchio.

Quali segni possono esseri considerati un marchio d’impresa ?

Il marchio può essere costituito da tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione dello stesso, ovvero, le combinazioni o tonalità di cromatiche purchè atti a distingue i beni o servizi di un’impresa da quelli di altre concorrenti.

Diverse tipologie di marchio:

Quali requisiti deve aver un marchio per essere registrato ?

Per poter essere utilmente registrato un marchio deve avere dei requisiti di validità, in mancanza dei quali il marchio è nullo e non può essere registrato oppure, se già registrato, può comunque essere dichiarato invalido con conseguente perdita della tutela riconosciuta dall’istituto della registrazione.  

Ciò posto, i predetti requisiti richiesti dalla legge sono:

→  La novità: Tale requisito è disciplinato dall’art. 12 del Codice della Proprietà Industriale, il quale prevede che per registrare validamente un marchio esso non deve essere uguale o simile a marchi già registrati e/o a marchio di fatto per prodotti o servizi identici o affini.

 

→  La capacità distintiva: Tale requisito è disciplinato dall’art. 13 del Codice della Proprietà Industriale, il quale prevede che il marchio per essere validamente registrato deve essere in grado di identificare quello specifico prodotto o servizio rispetto ad altri prodotti o servizi della stessa specie presenti sul mercato di riferimento.

Secondary meaning: Si verifica quando un marchio che originariamente non aveva capacità distintiva, la acquisisce in conseguenza del suo consolidato utilizzo sul mercato.

→  La liceita’: Tale requisito è disciplinato dall’art. 14 del Codice della Proprietà Industriale, il quale prevede che il marchio per essere validamente registrato sia lecito. Difatti, ai sensi dall’art. 14 del Codice della Proprietà Industriale non possono essere registrati come marchio:

a) I segni contrari alla Legge, all’Ordine pubblico o al buon costume;

b) I segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;

c) I segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

 

Chi può registrare di un marchio ?

Chiunque può chiedere di un marchio da utilizzare nell’esercizio di un impresa. Quindi, non soltanto chi è imprenditore o chi intende diventarlo, ma anche chiunque prevede di autorizzare soggetti terzi ad utilizzare il marchio che intende registrare.

Limite: non può ottenere la registrazione chi abbia fatto la domanda in mala fede (cioè era a conoscenza che altri vantava diritti su quel segno)

 

Come si fa la registrazione di un marchio?

Per ottenere la registrazione del proprio marchio è necessario presentare un’apposita istanza all’ufficio preposto. Tale ufficio in Italia è l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), mentre, in Europa è l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO).

Presso l’UIBM la domanda può essere presentata in modalità cartacea, presentando la stessa presso la camera di commercio competente del territorio, oppure, inviandola, mediante il servizio postale, direttamente all’UIBM sede centrale. In alternativa la domanda può essere presentata anche in modalità telematica.

Una volta presentata la domanda e pagate le dovute tasse per la registrazione, mediante  F24, l’Ufficio eseguirà due diverse tipologie di controllo:

A. Una verifica di ricevibilità: essa serve ad accertare che la domanda sia stata compilata correttamente e che siano state pagate le tasse. Pertanto, la corretta compilazione della domanda ed il pagamento delle relative tasse rappresentano delle condizioni di ricevibilità della domanda di registrazione da parte dell’Ufficio.

B. Un esame di merito: questo serve a verificare che il marchio abbia i requisiti di legge per essere registrato e che i prodotti e i servizi di cui si chiede la tutela siano correttamente indicati ed appartengono alla categoria merceologica richiesta.

Se l’ufficio riscontra eventuali anomalie o criticità (c.d. rilievi) può comunicare le stesse al richiedente della registrazione, contestualmente, concedendogli un termine per rispondere. In caso di mancata risposta o una risposta che non consente di superare le criticità segnalate l’Ufficio rigetterà la richiesta di registrazione.

 

Quali requisiti deve avere un marchio per essere registrato?

A. Presupposti di fatto:

  1. Il marchio dev’essere idoneo a distinguere il bene e/o prodotto di un azienda rispetto ad un’altra.
  2. Il segno deve poter essere rappresentato all’interno del registro marchi.

B. Presupposti di diritto:

  1. Novità
  2. Capacità distintiva
  3. Liceità

Esauritasi la fase dei controlli di cui sopra, l’Ufficio provvede alla pubblicazione della domanda nel bollettino delle domande registrabili.

È doveroso evidenziare che l’UIBM non svolge alcuna ricerca di anteriorità. Pertanto, i suddetti controlli compiuti dall’Ufficio non superano l’eventuale mancanza del requisito della novità del marchio che, in ogni caso, potrà emergere anche successivamente, ad esempio a seguito dell’opposizione alla registrazione.

Entro il termine di 3 mesi dalla pubblicazione della domanda nel suddetto bollettino, i soggetti che ne hanno diritto possono proporre opposizione alla registrazione (per dettagli sulla procedura di opposizione consultare l’opposita sezione). Inoltre, chiunque ne abbia interesse può sottoporre all’Ufficio osservazioni all’altrui richiesta di registrazione del marchio.

Se non ci sono opposizioni, oppure le opposizioni/osservazioni proposte sono rigettate e/o superate dall’Ufficio, l’Iter di registrazione si concluderà con l’avvenuta registrazione del marchio e la relativa pubblicazione nel bollettino dei marchi registrati. Vale la pena considerare che, allo stato, l’intero Iter di registrazione, nell’ipotesi in cui non ci siano opposizioni o osservazioni, ha una durata media che 7 / 8  mesi dalla data di deposito della domanda di registrazione.

 

Quali diritti garantisce la registrazione del marchio?

La registrazione del marchio  garantisce il diritto di usare lo stesso in maniera esclusiva. Conseguentemente il titolare può vietare ai terzi di usare, nella propria attività economica e per prodotti o servizi identici o affini, un marchio uguale o simile a quello già registrato.

Gli effetti della registrazione, come sopra, hanno una validità pari a 10 anni.

 

Avv. Diego Ballo

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